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从专利质押谈专利质量与价值

来源:北京高文律师事务所    浏览量:23   时间:2020-03-31

知识产权质押融资是知识产权运营的一种重要的方式。近年来,我国在知识产权质押融资方面取得了重大进展。据报道,2019年,我国专利、商标质押融资总额达到1515亿元,同比增长23.8%;其中,专利质押融资金额达1105亿元,同比增长24.8%,质押项目7060项,同比增长30.5%。据浙江省市场监管局数据显示,2020年1-2月,浙江共完成知识产权质押融资额20.54亿元,比去年同期增长129%;其中,专利权质押融资金额18.34亿元,同比增长140%。

在专利质押融资中,资产评估是其中一个重要的环节。本文将从专利质押和资产评估的角度,结合相关统计数据、行业规定以及具体案例,来探讨专利质押中对专利质量的考量,以及专利质量与价值提升对于专利质押的积极意义。

一、我国近年来专利质押的“大数据”

首先,从统计数据来看一下我国近年来专利质押的发展情况。

1.专利质押数量分析

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图1 2002-2020年度我国专利质押情况

注:1.数据来源于Incopat数据库,检索依据为“质押生效日”;2.以上数据截至2020年3月25日。

经在上述数据库中检索发现,在2002年,专利质押数量为8件,而至2019年,专利质押数量已达到30065件;尤其是在2011年以后,呈现出快速增长的趋势。

2.专利质押类型分析

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图2 我国专利质押的权利类型分布

质押的专利分为发明、实用新型和外观设计。从上述三种类型来看,实用新型专利质押最多(约60%),其次是发明专利(约30-40%)。

3.专利质押申请人分析

根据Incopat数据库显示,在专利质押的申请主体方面,企业占绝大部分。

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图3 我国专利质押申请主体分布

4.专利质押地域分析

在Incopat数据库中进行中国专利质押的省市分布发现,在专利质押活动中,广东省和浙江省专利质押的活跃度较高,专利质押件数在一万件以上;北京市、江苏省、山东省、安徽省的活跃度也较高,专利质押件数在七千件以上。

5.专利质押涉及的技术领域分析

根据国家知识产权运营公共服务平台的《中国专利运营分析报告——转让、许可、质押》,从专利质押涉及的技术领域来看,较为活跃的技术领域主要有以下四大类:一是分离,电能转化的方法或者装置,塑料组成、成型加工;二是运输或储存装置、医药、化妆用配制品等化工、医药技术;三是水处理、测试或分析材料;四是电数字数据处理、高分子化合物、半导体。

2020年伊始,专利质押在助力企业复产复工方面发挥了巨大作用,在本年度至今,专利质押主要分布在以下技术领域。

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图4 2020年专利质押主要领域分布

注:1.数据来源于Incopat数据库,检索依据为“质押生效日”;2.以上数据截至2020年3月25日。

二、近期与知识产权质押相关的政策和措施

2019年8月6日,为贯彻落实党中央、国务院关于知识产权工作的一系列重要部署,促进银行保险机构加大对知识产权运用的支持力度,扩大知识产权质押融资,中国银保监会、国家知识产权局、国家版权局发布了“关于进一步加强知识产权质押融资工作的通知”,其中涉及优化知识产权质押融资服务体系、加强知识产权质押融资服务创新、健全知识产权质押融资风险管理及完善知识产权质押融资保障工作等方面。

各地也推出了与促进知识产权融资发展相关的措施。2019年10月15日,中关村科技园区管理委员会、中国人民银行营业管理部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局、北京市知识产权局印发了《关于进一步促进中关村知识产权质押融资发展的若干措施》的通知。

在新型冠状病毒疫情期间,很多地区也推出了与知识产权质押相关的措施和办法,简化流程,取得了助力复产复工的有益效果。

三、专利质押融资与资产评估

1.我国专利质押融资模式简述

专利质押融资有多种模式,如:“银行+企业专利权/商标专用权质押”的直接质押融资“北京模式”;“银行+政府基金担保+专利权反担保”的间接质押“浦东模式”;“银行+科技担保公司+专利权反担保”的“武汉模式”;以及引入保险机构、推动保险机构组建“共保体”、完善贷款贴息、保险费资助、中介服务费资助和专利评估费资助等“四补”政策的“青岛模式”;等等。为破解以知识产权为主要资产的科技小微企业融资难题,国内首个针对知识产权质押融资项目集中投保的保险模式——“中关村模式”于2019年4月发布。

2.专利质押融资与资产评估

在专利质押中,专利作为一种专利资产。专利资产,是指专利权人拥有或者控制的,能持续发挥作用并且能带来经济利益的专利权益。无论是哪一种专利质押融资模式,均离不开专利资产评估。我国的资产评估事业走过了约30年的历史,建立了一套完备的《评估准则》。对于无形资产评估而言,最基本的莫过于三大宝剑,即市场法、收益法和成本法。在此基础上,也衍生出众多的经济学模型。

四、专利质押融资、资产评估与专利质量和价值

专利质量体现在专利的保护范围、专利稳定性等方面,而专利价值体现在专利的技术价值、经济价值等方面。专利质押融资一般需要出具资产评估报告。从对专利质押融资、专利资产评估的要求出发,体现了其对专利质量等的考量。

1.资产评估中与专利质量和价值相关的要求

在资产评估准则中,与无形资产评估相关的为2017年7月1日起施行的《资产评估执业准则—无形资产》。根据该准则,可辨认无形资产包括专利权、商标权、著作权、专有技术、销售网络、客户关系、特许经营权、合同权益、域名等。不可辨认无形资产是指商誉。

在《资产评估执业准则—无形资产》的基础之上,中国资产评估协会发布了《知识产权资产评估指南》以及《专利资产评估指导意见》等指导性文件。从这些文件可以看出,知识产权的价值评估既离不开宏观环境,也离不开在知识产权创造过程中对权利本身的完善。

在《知识产权资产评估指南》第十四条指出:执行知识产权资产评估业务,应当关注宏观经济政策、行业政策、经营条件、生产能力、市场状况、产品生命周期等各项因素对知识产权资产效能发挥的作用,以及对知识产权资产价值产生的影响。

此外,《知识产权资产评估指南》第十五条指出:执行知识产权资产评估业务,应当关注知识产权资产的基本情况。

(一)知识产权资产权利的法律文件、权属有效性文件或者其他证明资料;

(二)知识产权资产特征和使用状况,历史沿革以及评估与交易情况;

(三)知识产权资产实施的地域范围、领域范围、获利能力与获利方式,知识产权资产是否能给权利人带来显著、持续的可辨识经济利益;

(四)知识产权资产的法定寿命和剩余经济寿命,知识产权资产的保护措施;

(五)知识产权资产实施过程中所受到的法律、行政法规或者其他限制;

(六)类似知识产权资产的市场价格信息;

(七)其他相关信息。

在《专利资产评估指导意见》第九条指出:执行专利资产评估业务,应当在考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素的基础上,选择价值类型。以质押为目的可以选择市场价值或者市场价值以外的价值类型。在该《意见》中也指出了在专利资产评估中需考量若干因素,包括法律因素、技术因素、经济因素等。法律因素通常包括专利资产的权利属性及权利限制、专利类别、专利的法律状态、专利剩余法定保护期限、专利的保护范围等(参见第二十条)。技术因素通常包括替代性、先进性、创新性、成熟度、实用性、防御性、垄断性等(参见第二十一条)。经济因素通常包括专利资产的取得成本、获利状况、许可费、类似资产的交易价格、市场应用情况、市场规模情况、市场占有率、竞争情况等(参见第二十二条)。

此外,值得注意的是,下列事项也是专利资产评估关注的重要内容:专利权利要求书、专利说明书及其附图的内容;专利权利要求书所记载的专利技术产品与其实施企业所生产产品的对应性(参见第十九条)。

2.专利质押登记对专利权法律状态的要求

根据《专利权质押登记办法》,经审查发现一系列情形之一的,国家知识产权局作出不予登记的决定,并向当事人发送《专利权质押不予登记通知书》。这些情形包括:专利权已终止或者已被宣告无效的;专利申请尚未被授予专利权的;专利权处于年费缴纳滞纳期的;专利权已被启动无效宣告程序的;因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施,专利权的质押手续被暂停办理的;等等。

由此可见,在专利质押和资产评估过程中,均体现出对专利质量和价值的考量。业界往往认为,专利质押存在“估值难”、“风控难”、“处置难”等方面的问题。培育高质量和高价值的专利,关注专利的技术内核、法律稳定性以及经济价值,通过高质量、高价值专利有可能降低或规避专利权质押中的风险。在估值方面,即考虑了专利的保护范围等与专利质量相关的因素。在处置方面,与市场需求相匹配、在技术上具有先进性、法律上具有稳定性的专利,也更利于以合理价款处置。

五、案例简述

下面将通过三个具体的案例,来简述专利质押与专利稳定性,以及由此体现的专利质量和价值。

案例1

发明专利——超声无损检测粘弹性介质弹性的方法及其装置

本案涉及一项获得中国专利优秀奖的专利,也是专利权人的核心专利之一。

专利权人北京索瑞特医学技术有限公司、无锡海斯凯尔医学技术有限公司于2016年4月12日将名称为“超声无损检测粘弹性介质弹性的方法及其装置”、专利号为200910235731.3的发明专利质押给中国农业银行股份有限公司无锡科技支行,并于2019年8月21日再次质押给中国农业银行股份有限公司无锡科技支行。在这件“明星”专利的背后,却有着一个波折的故事,既涉及专利有效性,也涉及专利侵权纠纷。

专利有效性、无效性和行政诉讼

针对上述专利权,上海回波医疗器械技术有限公司于2014年12月17日向专利复审委员会提出无效宣告请求,理由为:本专利说明书未充分公开,不符合《中华人民共和国专利法》(简称专利法)第二十六条第三款的规定;本专利权利要求1-13得不到说明书的支持,本专利权利要求4、7、10、11保护范围不清楚,不符合专利法第二十六条第四款的规定;本专利权利要求1-13不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款的规定;本专利权利要求1-6属于疾病诊断方法,不符合专利法第二十五条第一款第三项的规定。2015年9月10日,专利复审委员会作出无效决定,维持该发明专利权有效。

无效请求人不服专利复审委员会作出的决定并提起行政诉讼,请求撤销被诉决定。北京知识产权法院认为,本专利权利要求1-6所要求保护的方法既非以有生命的人体或者动物体为对象,亦非以获得疾病诊断结果或者健康状态为直接目的,故该方法并不属于专利法第二十五条第一款第三项所规定的疾病诊断方法。本专利符合专利法第二十六条第三款、第四款的规定。本专利权利要求1相对于对比文件1具有两个区别技术特征,其中区别技术特征1已经被对比文件2公开,区别技术特征2已经被对比文件3公开,且上述区别技术特征在对比文件中所起作用与其在本专利权利要求1中为解决相关技术问题所起的作用相同。因此,本专利权利要求1相对于对比文件1、对比文件2及对比文件3的结合不具备创造性。被诉决定有关本专利权利要求1具备创造性以及引用权利要求1的从属权利要求2-6均具备创造性的认定有误。基于相同理由,本专利权利要求7相对于对比文件1、对比文件2及对比文件3的结合不具备创造性。被诉决定有关本专利权利要求7具备创造性以及引用权利要求7的从属权利要求8-13均具备创造性的认定有误。综上所述,被诉决定有关本专利具备创造性的认定事实不清,适用法律错误,依法应当予以撤销。

判决:一、撤销被诉决定;二、专利复审委员会重新作出审查决定。

专利复审委员会、北京索瑞特医学技术有限公司、无锡海斯凯尔医学技术有限公司均不服原审判决并向北京市高级人民法院提起上诉,请求撤销原审判决并维持被诉决定。北京市高级人民法院于2017年8月7日作出判决,认为“对比文件1-4均未公开上述区别技术特征1,也没有给出相应的技术启示,同时也缺乏有效在案证据证明上述区别技术特征1属于本领域的公知常识”,从而撤销了原审判决。至此,专利权最终被维持有效,后来也在2018年获得第二十届中国专利优秀奖。

专利侵权纠纷

2016年10月18日,上海知识产权法院正式立案审理无锡海斯凯尔医学技术有限公司诉法国爱科森医疗科技有限公司和上海回波医疗器械技术有限公司专利侵权一案【(2016)沪73民初809号】。

在本案例中,涉案专利经历了无效程序的考验,并且在原专利复审委员会作出了维持专利有效的行政决定之后进行了第一次质押。尽管在行政诉讼经历了波澜,但最终其专利有效性得到了二审法院的确认。在这个过程中,专利稳定性得到了充分的验证。

专利权人于2016年提起的侵权之诉也在一定程度上说明了该专利的经济价值。

案例2

实用新型专利——无钢圈内衣

专利权人佛山标美服饰有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的大型内衣、服饰企业,专注研发有益于女性乳腺健康的内衣。在新型冠状病毒疫情来袭之际,该企业还参与了广东省纺织协会、广东省纺织团体标准技术委员会发起的《企业投(转)产医用口罩工作指南》团体标准的制定(http://www.ctanet.cn/TechnicExpert/Show_74077877.html)。专利权人于2019年1月30日将名称为“无钢圈内衣”、专利号为201420456916.3的实用新型专利质押给中国银行股份有限公司佛山分行。该专利的授权公告文本涉及8项权利要求,独立权利要求为:“1.一种无钢圈内衣,其特征在于,所述无钢圈内衣包括一对无钢圈罩杯、左右防滑肩带、下扒及一对后比,所述无钢圈罩杯的下方与所述下扒连接,所述下扒两侧分别与所述后比连接,所述后比两端通过钩扣连接,所述左右防滑肩带两端分别与无钢圈罩杯和后比连接;所述无钢圈罩杯与下扒采用压模一体成型,形成一片式无缝结构。”

针对上述专利权,深圳市臻嫒雅致内衣有限公司(下称“请求人”)于2019年03月29日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,其理由是:本专利权利要求1-4不具备新颖性,不符合专利法第22条第2款的规定;权利要求1-8不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定;权利要求1缺少必要技术特征,不符合专利法实施细则第20条第2款的规定,请求宣告本专利权利要求1-8全部无效。

针对上述无效宣告请求,专利权人于2019年06月03日提交了意见陈述书,同时将授权公告文本的权利要求2、4、5、7与权利要求1合并形成新的权利要求1。修改后的权利要求书共有4项权利要求,其中权利要求1为:

“1、一种无钢圈内衣,其特征在于,所述无钢圈内衣包括一对无钢圈罩杯、左右防滑肩带、下扒及一对后比,所述无钢圈罩杯的下方与所述下扒连接,所述下扒两侧分别与所述后比连接,所述后比两端通过钩扣连接,所述左右防滑肩带两端分别与无钢圈罩杯和后比连接;所述无钢圈罩杯与下扒采用压模一体成型,形成一片式无缝结构;所述下扒两侧的腋下部位内嵌有对称设置的定型胶骨;所述一对无钢圈罩杯之间形成U型无痕口,所述U型无痕口下部设有第一紧固件,所述第一紧固件与所述无钢圈罩杯及下扒固定连接,所述U型无痕口内还设有第二紧固件,所述第二紧固件设于所述第一紧固件的外表面,与所述无钢圈罩杯及下扒固定连接。”

经过上述修改,权利要求1与最接近的现有技术相比具有多个区别技术特征,并且上文下划线标示的技术特征在其他对比文件中没有公开。合议组组认为:如果一项权利要求相对于一篇对比文件存在区别特征,该区别特征未被其他对比文件公开,且目前尚无法认定该区别特征是本领域的公知常识,本领域技术人员在上述对比文件及本领域公知常识的基础上难以产生动机获得该权利要求的技术方案,则该权利要求相对于上述对比文件以及本领域公知常识具备创造性。最终,上述专利在修改后的权利要求1-4的基础上维持有效。

在本案例中,涉案专利在并入多个从属权利要求的附加技术特征之后被维持有效。这在一定程度上说明该专利在撰写权利要求时进行了较为合理的设计。结合实用新型不经过实质审查的特点,在独立权利要求中请求保护较大的范围,而在从属权利要求中分别进一步限定较小的范围。从而一方面对竞争对手起到震慑作用,另一方面又可以在专利有效性被挑战后留有进一步修改的空间。这样的权利要求书设计在资产评估中对于获得较高的专利价值评估具有显著的意义。

案例3

实用新型专利——不掉跟隐形袜

本案例仍然涉及在专利质押后,专利权被提起无效的情形。

专利权人将一项名称为“一种不掉跟隐形袜”的实用新型专利于2018年12月21日进行了专利质押。另外,专利权人在广州知识产权法院起诉数家公司侵犯其实用新型专利权。

授权文本涉及9项权利要求,其中权利要求1如下:

“1.一种不掉跟隐形袜,其特征在于,包括隐形袜本体、第一防滑层和第二防滑层;所述第一防滑层为环形结构,设置在所述隐形袜本体的开口内侧边缘处;环形结构的所述第一防滑层靠近前端的部位和左右两侧的部位设置有长条状开口,所述开口使所述第一防滑层的前端和左右两侧形成双层结构;所述第二防滑层设置于所述第一防滑层后端的下方。”

被诉侵权人之一于2019年3月12日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,其理由为:本专利权利要求1-5、7-8得不到说明书支持,不符合专利法第26条第4的规定;权利要求1-9不清楚,不符合专利法第26条第4款的规定;权利要求1-9不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。合议组经合议后当庭告知双方当事人:请求人主张的本专利权利要求1-9不具备创造性的无效理由成立,宣告本专利权利要求1-9全部无效。其后,2019年8月5日,广州知识产权法院也作出一审民事裁定书,认为上述实用新型专利因专利权被宣告无效,原告起诉三被告侵权失去了权利依据,从而驳回了原告的起诉。

在本案例中,涉案专利被当庭宣告全部无效,这在无效程序中是较为少见的。这一方面可能与该专利的技术方案较为简单、从而事实清楚无争议有关,另一方面则与请求人提交了非常接近的对比文件有直接联系。这在一定程度上说明,在专利质押过程中对于专利的稳定性评估/评价的重要性。

从以上三个案例可以看出,专利的稳定性对于其价值实现是非常重要的因素。而对于稳定性而言,从源头把好质量关,对重要或核心的技术在专利申请前进行充分的检索,并在撰写时充分挖掘和布局,均有着重要的意义。在挖掘和布局方面,结合前述关于专利资产价值评估提及的考量因素,不仅考虑到技术因素,也需同时考虑宏观环境、法律因素和经济因素等,从而有利于打造既拥有高质量、又拥有高价值的专利,为专利价值的实现提供保障,同时降低各方在专利运营中的风险,保障专利运用和运营的有效进行。


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